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中国制造业海外知识产权风险控制

www.cechina.cn2018.08.07阅读 8456

  “十二五”以来中国制造业开始进入了产业转型和创新升级的新阶段,随着“一带一路”倡议的启动和落地,中国制造业更是以前所未有的速度走出国门。然而,制造业走出国门的道路并不平坦,面对各个国家不同的市场和法律环境,中国制造业需要一边适应,一边保护自己,还要努力提升自己的国际竞争力,并进一步提升中国制造在全球产业链中的地位。


  知识产权是现代企业的核心财产,对于制造业尤其如此。中国企业在海外需要面对的挑战有很多都与知识产权问题有关。根据企业所选择投资的国家是发展中国家或发达国家,其所面对的风险也有很大的不同。
  在发展中国家的知识产权风险控制
  制造业企业在发展中国家的投资以企业代工项目(OEM、ODM)居多,发展中国家的优势体现在两个方面:一方面,发展中国家的人力和土地成本低廉,另一方面,许多发展中国家具有巨大的市场潜力。
  举例来说,在人工成本和土地成本方面,2017年柬埔寨的工人工资总成本约为每人每月人民币1300元,而在中国的珠三角和长三角工人成本每月需要3000元以上;泰国东部海岸地区的估计地价为每平方米90美元,而上海则为每平方米近180美元。在市场潜力方面,南亚、东南亚和部分非洲国家拥有近30亿的人口,而它们中的许多国家,如印度、印度尼西亚、菲律宾和埃塞俄比亚等,近几年的GDP增长率都达到了每年5%~7%。
  与前面提到的两方面的优势相比控制工程网版权所有,在发展中国家投资也会遇到在发达国家不会遇到的问题。尤其是在知识产权保护方面,发展中国家普遍存在相关法律制度不健全,员工知识产权意识低下和政府执行能力低下等问题。如果不认真提前做好准备,即使实力雄厚的企业也可能把自己弄得灰头土脸。
  以中国企业投资的主要目标之一的东南亚各国为例,根据美国商务部2018年知识产权指数报告,东南亚各国(不包含新加坡)虽然在版权和商标保护的立法方面达到了50个统计对象国家中的平均水平,但是在专利立法和政府执法力方面明显落后,而对企业秘密的保护方面控制工程网版权所有,许多东南亚国家更是只得到了最低等级的评分。
  由此可见,中国制造业企业在发展中国家开展业务时应特别注意用各种手段对自己的知识产权进行保护,可以使用的手段包括:
  NNN协议
  开展代工项目的第一步一般是在当地寻找一家良好的合作伙伴。为了能尽快对产品形成保护,中国企业必须在向对方披露任何信息之前,要求对方签一份能在当地产生法律效力的保密协议。对于保密协议有两点需要注意:第一,不要使用在发达国家常用的NDA保密协议(Non-Disclosure Agreement);第二,签署符合投资对象国家法律的NNN协议(Non-disclosure, Non-use, Non-circumvention)。
  不使用NDA保密协议是因为NDA保密协议的主要目标是保护商业秘密CONTROL ENGINEERING China版权所有,而为了达到法律保护的要求,企业必须对信息进行保密。因此,NDA保密协议经常被用于避免信息的公开导致信息无法达到商业秘密对保密的要求。NDA保密协议在发达国家如美国、日本和欧盟国家经常被使用,但是由于在发展中国家的企业一般不会公开其所获得的信息,而是会为了自己的利益而使用这些信息,所以单纯的NDA无法事先对商业秘密进行保护。


  NNN协议包含了三层意义:不使用(Non-use)意味着当地工厂同意不使用中国企业的想法或产品概念和作为披露方的中国企业进行竞争。这种方法的意义在于它以明确的合同约定,而非知识产权法律定义中的抽象概念来对披露方进行保护。不披露(Non-Disclosure)意味着不对外披露保密信息,这一项在发展中国家一般不必太担心,因为当地工厂一般没有兴趣故意披露这些保密信息。但是由于发展中国家企业普遍法律意识不强,因此依然有必要在合同中做出相应的约束。竞业禁止(Non-circumvention)对于一些行业尤为重要,它可以防止当地合作企业在获知了中国企业的重要客户信息后,利用这些信息侵害中国企业的利益。试想假如当地企业在获知了客户和中国企业的报价后,私下以低于中国企业30%的价格向客户报价的后果会有多么严重。


  拟定NNN协议时一定要和了解当地法律的律师合作控制工程网版权所有,以保证协议符合当地司法系统的要求。在外国投资时因为合作事项发生在国外所以无法适用中国法律,即使在合同中约定适用中国法律,中国法院的判决也难以在外国有效执行,因此选择在投资项目所处地有执行能力的法院是必然的选择。许多国家对于企业间的保密协议都有特定的要求,同时法院也会要求合同以当地官方语言书写。寻找熟悉当地语言和法律的律师合作,可以保证双方签署的协议在当地能得到有效的执行。
  模具/工具保护协议
  应在模具/工具保护协议中明确约定:中国企业和当地企业在合作中所制造的一切特殊模具和工具的所有权均属于中国企业,且这些模具和工具不可用于制造除提供给中国企业的产品以外的任何产品。尤为重要的是应当明确定义开发和生产的产品、中国企业应提供的技术、产品开发费用的分担和最终产品的所有权。产品所有权应包括产品所包含的知识产权的所有权,其用于保证中国企业拥有在销售产品中所包含的一切权利。如果没有明确产品所有权,那么当地合作企业寻找新的合作厂商时,可能会面临之前的合作厂商拒绝返还这些模具和工具的情况,并继续使用它们制造产品和中国企业进行竞争。
  产品开发协议和产品制造协议
  知识产权权力主张,当没有签署产品开发协议或产品制造协议,或协议中未明确产品的所有权,那么也可以选择单独签署一份产品所有权协议。
  在当地注册商标和专利
  无论中国企业试图在哪个国家开发或生产产品,企业都应首先在当地注册商标和产品中所包含的任何专利。因为商标保护仅限于在注册国境内,企业还应在任何产品可能销往的国家注册商标。
  在发达国家的知识产权风险控制
  发达国家的人工成本远高于发展中国家,但消费能力、物流成本和研发能力优势吸引了许多有实力的中国企业进入发达国家。发达国家拥有成熟的市场和健全的法律环境,中国企业的发展策略和面临的风险和在发展中国家完全不同。
  许多大型制造业企业通过收并购的方式进入当地市场并获得收购对象拥有的技术与经验,达到重塑其全球业务的目的。2015年中国企业对美投资为150亿美元,2016年增长两倍以上达到462亿美元,2017年尽管因为美国政府的政策原因中国企业的投资额下降了许多,但依然接近300亿美元。这些投资中有很大一部分是制造业相关行业以收并购方式完成的。
  在知识产权方面,中国企业主要面对两类风险,第一类风险是政策风险,政策风险来源于西方政府对中国的偏见和对中国经济和创新能力增长的戒心。尤其是2016年以来,以美国特朗普总统当选为标志,西方各国保守主义思想抬头,反国际贸易成为一股巨大的风潮,知识产权则是保守势力攻击中国的重点。
  第二类风险是商业和法律风险。中国企业在发达国家投资经常采用收购、并购等手段以获得进入市场的权利和被收购企业的市场份额,同时获得这些企业所拥有的技术、经验和知识产权权利。由于对外国市场和法律系统不熟悉,同时缺乏对外投资的经验,中国企业很容易落入交易陷阱。相对于只能被动应对第一类风险,企业可以通过知识产权尽职调查来降低,甚至避免第二类风险。
  知识产权尽职调查
  《哈佛商业评论》曾如此评论:“达成交易是迷人的,但尽职调查不是。”文章还说“这简单的评论解释了为什么这么多公司进行了这么多收购却只收获了如此少的价值。”毕马威在经过15年的调查后发布的一份报告显示,以企业估价为衡量,超过80%的收购是没有任何商业价值的失败交易。该报告还进一步显示知识产权尽职报告是在交易确定前促使收购成功的三个主要因素之一(另外两个因素分别为协同评估和整体项目计划)。
  糟糕的尽职调查可能造成灾难性的后果。1998年,德国汽车生产商大众集团以9亿美元的价格收购了劳斯莱斯和宾利汽车集团,直到交易完成大众集团都没能发现其所收购的知识产权财产中不包含使用劳斯莱斯商标的权利。根据一份更早的合同,该商标当时已属于另一家德国汽车集团BMW所有。结果,尽管大众集团获得了所有可以用于生产劳斯莱斯汽车的技术和权利,却无法为生产出的汽车挂上劳斯莱斯的标志。这个故事提醒着进行收并购交易的公司,知识产权尽职调查在收购交易中的重要性。
  知识产权尽职调查是由企业、律师和知晓相关技术的知识产权顾问合作,从进攻(收购或获取授权)和防御(出售或授权)两方面定义、检查和分析目标公司的知识产权组合而做成的提供给公司管理人员帮助公司做出正确决策的调查报告。尽职调查应通过检查知识产权强度、范围和可执行性等要素,揭示出交易所涉及的无形资产的价值。
  知识产权尽职调查至少应包含以下内容:确认所涉交易的商业和知识产权目标是什么;同双方企业的知识产权专业人员讨论企业从交易中能得到什么;相关交易所涉及的版权的详情,如文档、手册、小册子等的权属;相关交易所涉及的商标的详情,如商标在各国的注册情况、重点商标的稳定性和使用情况;相关交易所涉及的专利的详情,评估专利质量,确认使用专利许可和授权的期限、确认重点专利的稳定性控制工程网版权所有,并对未来可能面对的技术壁垒做出预判;对商业秘密采取的保护措施,如是否签订了员工保密协议、工作场所及办公用品是否采取了保密措施等;了解并要求提供涉及知识产权的所有重要的时间安排(例如使用许可的期限)等详情;确认知识产权是否有任何抵押,或涉及任何诉讼或侵权案件;进行全面、独立的检索,了解知识产权的所有权、历史及维持费或续展费的情况,确保各项权利依然有效;请知识产权的所有人提供关于可能对所涉知识产权的使用产生影响或予以限制的其他知识产权的详情;确保被收购方持有知识产权,卖方有权出售其知识产权。


  调查的范围与深度应与所涉知识产权的重要性和对交易可能产生的冲击相对应。理想状况下,知识产权尽职调查应与交易同步进行。合理安排且及时的尽职调查不仅可以更加合理的确定知识产权的价值,还可以在发现可能影响知识产权价值的问题时主动采取应对行动。
  交易完成后的注意事项
  中国企业应当意识到海外投资所面对的知识产权风险并不会因为收并购的完成而消失,收并购交易签订后依然有一些重要事项需要处理。收购方应尽快完成交易后对知识产权的所有权和所有人进行变更登记;涉及知识产权许可时,收购方可能需要对许可合同进行附记或向被许可方发出转让通知。
  其中所有权和所有人的变更登记尤为重要,其原因如下:第一,在美国和大多数发达国家,买家(即收购方)必须在登记后才能对他人行使知识产权权利;第二,在许多国家登记也是使用知识产权权力的条件;第三,登记缺陷或给企业在未来出售知识产权财产造成不必要的困难。收并购的后续工作还可能包括:获得发明人和潜在发明人的弃权证明,加强对企业商业秘密的保护,以及对企业已提出的知识产权主张(如不构成侵权或专利、商标和版权的无效主张)进行修正等。
  走向世界是中国制造业的终极目标,如果处理不好企业的知识产权问题,这个目标将很难达成。

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